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中國銀聯(lián)股份有限公司訴山東圣運信息技術(shù)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，上海知識產(chǎn)權(quán)法院一審判決：一、被告山東圣運信息技術(shù)有限公司立即停止對原告中國銀聯(lián)股份有限公司享有的“”注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第8071055號）、“”注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第18248132號）、“”注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第18248135號）、“”注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第18248134號）商標(biāo)專用權(quán)的侵害；二、被告山東圣運信息技術(shù)有限公司應(yīng)于判決生效之日起三十日內(nèi)在《法制日報》刊登聲明，消除因侵權(quán)行為對原告中國銀聯(lián)股份有限公司造成的影響（聲明內(nèi)容須經(jīng)一審法院審核）；三、被告山東圣運信息技術(shù)有限公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)，賠償原告中國銀聯(lián)股份有限公司經(jīng)濟損失200萬元；四、被告山東圣運信息技術(shù)有限公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)，賠償原告中國銀聯(lián)股份有限公司為制止本案被控侵權(quán)行為所支出的合理費用25萬元；五、駁回原告中國銀聯(lián)股份有限公司在本案中的其余訴訟請求。

被告不服，提出上訴。上海高院經(jīng)審理認(rèn)為：本院認(rèn)為，綜合訴辯意見，本案二審有四個爭議焦點：一是本案適用2019年《商標(biāo)法》是否存在法律適用錯誤；二是被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”注冊商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)；三是上訴人是否侵害了被上訴人第8071055號“”商標(biāo)、第18248132號“”商標(biāo)所享有的馳名商標(biāo)的合法權(quán)利；四是一審法院判決的損害賠償金額是否具有事實和法律依據(jù)。

爭議焦點一，本案適用2019年《商標(biāo)法》是否存在法律適用錯誤。本院認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于商標(biāo)法修改決定施行后商標(biāo)案件管轄和法律適用問題的解釋》第九條規(guī)定，商標(biāo)法修改決定施行后人民法院受理的商標(biāo)民事案件，涉及該決定施行前發(fā)生，持續(xù)到該決定施行后的行為的，適用修改后的商標(biāo)法。本案于2019年5月7日立案，而商標(biāo)法修改決定于2019年4月23日施行。本案被控侵權(quán)行為自2016年開始，并無證據(jù)表明被上訴人已停止相關(guān)侵權(quán)行為，且上訴人出具的《情況說明》表明截止其收到一審傳票時，仍有80家商戶正在使用“閃收”商戶管理系統(tǒng)，故其亦自認(rèn)侵權(quán)行為持續(xù)到商標(biāo)法修改決定施行之后。因此，一審法院適用2019年《商標(biāo)法》于法有據(jù)，并無不當(dāng)。上訴人的該項上訴理由不能成立，本院不予支持。

爭議焦點二：被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”注冊商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。本院認(rèn)為，其一，《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定，馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實進行認(rèn)定?！恶Y名商標(biāo)司法解釋》第二條規(guī)定，在下列民事糾紛案件中，當(dāng)事人以商標(biāo)馳名作為事實根據(jù)時，根據(jù)案件具體情況，在確有必要的情況下，對所涉商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定：（一）以違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定為由，提起的侵犯商標(biāo)權(quán)訴訟……。本案中，被上訴人依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條提起本案訴訟，上訴人在第9類計算機程序（可下載軟件）商品上，第42類計算機軟件更新服務(wù)上以及第38類提供數(shù)據(jù)庫接入服務(wù)、信息傳送等服務(wù)上使用了被控侵權(quán)標(biāo)識，而被上訴人在本案中主張的商標(biāo)的核準(zhǔn)使用商品/服務(wù)僅涉及第9類、第35類、第36類、第42類，并未涉及第38類提供數(shù)據(jù)庫接入服務(wù)、信息傳送等服務(wù)，因此，本案需要判斷被上訴人在本案中主張的第8071055號“”注冊商標(biāo)、第18248132號“”注冊商標(biāo)是否屬于馳名商標(biāo)，對其保護可否延及第38類提供數(shù)據(jù)庫接入服務(wù)、信息傳送等服務(wù)。

其二，《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定，馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實進行認(rèn)定。認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：（一）相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；（二）該商標(biāo)使用的持續(xù)時間；（三）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的記錄；（五）該商標(biāo)馳名的其他因素?！恶Y名商標(biāo)司法解釋》第五條規(guī)定，當(dāng)事人主張商標(biāo)馳名的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況，提供下列證據(jù)，證明被訴侵犯商標(biāo)權(quán)或者不正當(dāng)競爭行為發(fā)生時，其商標(biāo)已屬馳名：（一）使用該商標(biāo)的商品的市場份額、銷售區(qū)域、利稅等；（二）該商標(biāo)的持續(xù)使用時間；（三）該商標(biāo)的宣傳或者促銷活動的方式、持續(xù)時間、程度、資金投入和地域范圍；（四）該商標(biāo)曾被作為馳名商標(biāo)受保護的記錄；（五）該商標(biāo)享有的市場聲譽；（六）證明該商標(biāo)已屬馳名的其他事實。對于商標(biāo)使用時間長短、行業(yè)排名、市場調(diào)查報告、市場價值評估報告、是否曾被認(rèn)定為著名商標(biāo)等證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合認(rèn)定商標(biāo)馳名的其他證據(jù)，客觀、全面地進行審查。本案中，根據(jù)一審法院查明的事實，被上訴人已提交充分證據(jù)證明其在2011年及2015年分別推出銀聯(lián)閃付產(chǎn)品和云閃付產(chǎn)品后，在銀行卡支付類產(chǎn)品和服務(wù)中，長期使用“閃付”“云閃付”相關(guān)標(biāo)識，在交通出行、購物消費、醫(yī)療領(lǐng)域、旅游娛樂、公共服務(wù)、生活繳費等領(lǐng)域宣傳、推廣銀聯(lián)閃付產(chǎn)品，“”“”商標(biāo)持續(xù)使用時間長、市場份額高、使用區(qū)域廣泛，且宣傳范圍廣、宣傳方式多樣、持續(xù)時間長，并有多次受到行政保護的記錄。在2016年6月13日，上訴人開發(fā)完成涉案軟件并使用“閃收”作為涉案軟件的名稱之前，被上訴人的第8071055號“”注冊商標(biāo)已為中國境內(nèi)的相關(guān)公眾廣為知曉，在金融服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)屬于馳名商標(biāo)。在2018年2月10日，上訴人使用“云閃收”作為涉案軟件的名稱之前，相關(guān)公眾已建立起“云閃付”根植于“閃付”，“云閃付”是“閃付”的升級產(chǎn)品的廣泛認(rèn)知，被上訴人的第18248132號“”注冊商標(biāo)已為中國境內(nèi)的相關(guān)公眾廣為知曉，在金融服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)屬于馳名商標(biāo)。關(guān)于上訴人主張的“”商標(biāo)不能天然承繼“”商標(biāo)的商譽和美譽從而認(rèn)定為馳名商標(biāo)，本院認(rèn)為，一審法院并非依據(jù)第8071055號“”商標(biāo)為馳名商標(biāo)直接將第18248132號“”商標(biāo)認(rèn)定為馳名商標(biāo)，而是綜合審查了自2015年底被上訴人推出云閃付產(chǎn)品至2018年2月10日上訴人使用“云閃收”作為涉案軟件的名稱的期間，第18248132號“”商標(biāo)使用、宣傳及受保護的情況，并綜合考慮銀聯(lián)云閃付產(chǎn)品是將銀聯(lián)閃付產(chǎn)品從銀行卡持卡支付領(lǐng)域擴展升級至植入電子銀行卡的手機移動支付領(lǐng)域的事實，對被上訴人的第18248132號“”商標(biāo)在2018年2月10日之前在金融服務(wù)領(lǐng)域?qū)儆隈Y名商標(biāo)作出認(rèn)定。故上訴人的相關(guān)上訴理由不能成立，本院不予支持。

爭議焦點三：上訴人是否侵害了被上訴人第8071055號“”商標(biāo)、第18248132號“”商標(biāo)所享有的馳名商標(biāo)的合法權(quán)利?！渡虡?biāo)法》第十三條第二款規(guī)定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！恶Y名商標(biāo)司法解釋》第九條第二款規(guī)定，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽的，屬于商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”。本案中，被上訴人第8071055號“”商標(biāo)、第18248132號“”商標(biāo)在第36類金融服務(wù)等服務(wù)類別上構(gòu)成馳名商標(biāo)，能夠獲得跨類保護。上訴人在涉案軟件收款方式頁面中設(shè)置有“支付寶支付”“微信支付”“”等標(biāo)識，設(shè)置了不同金融服務(wù)商的服務(wù)接口，并在“云閃收”微信公眾號上稱“云閃收是一款輕量級專業(yè)化收銀軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺”。故其作為與金融服務(wù)有關(guān)的計算機軟件的開發(fā)和運營者，應(yīng)當(dāng)知曉“閃付”“云閃付”經(jīng)過被上訴人長期使用，已被相關(guān)公眾廣泛知曉，卻仍然模仿被上訴人的“”“”商標(biāo)，在第9類計算機程序（可下載軟件）商品上，第42類計算機軟件更新服務(wù)上以及第38類提供數(shù)據(jù)庫接入服務(wù)、信息傳送等服務(wù)上使用與被上訴人“”“”商標(biāo)近似的“閃收”“云閃收”“”“”“”“”“”等標(biāo)識，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴侵權(quán)標(biāo)識與被上訴人的馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，故上訴人使用被控侵權(quán)標(biāo)識的行為侵犯了被上訴人第8071055號“”、第18248132號“”馳名商標(biāo)享有的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。綜上，本院對一審法院作出的侵權(quán)認(rèn)定予以認(rèn)同，對上訴人的相關(guān)上訴主張不予支持。

爭議焦點四：一審法院判決的損害賠償金額是否具有事實和法律依據(jù)。本院認(rèn)為，《商標(biāo)法》第六十三條規(guī)定，侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標(biāo)許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五百萬元以下的賠償。本案中，因權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失和侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益均難以確定，且并無商標(biāo)許可使用費可供參照，故一審法院綜合考慮第8071055號“”、第18248132號“”商標(biāo)系馳名商標(biāo)，上訴人的主觀惡意，被控侵權(quán)行為的持續(xù)時間、性質(zhì)、情節(jié)及后果，涉案軟件使用及收費情況，被上訴人的合理支出等，酌情確定損害賠償數(shù)額200萬元及合理費用25萬元，并無不當(dāng)。關(guān)于上訴人提出的“（2019）滬靜證經(jīng)字第854號公證書顯示的上訴人網(wǎng)站頁眉上昨日新增店鋪均為免費基礎(chǔ)版軟件的用戶，昨日交易金額系使用上訴人軟件的店鋪流水金額，一審法院錯誤理解了其作出200萬元判賠的依據(jù)”的上訴理由，本院認(rèn)為，該公證書所載內(nèi)容僅為一審法院判決賠償數(shù)額的考量因素之一，且上訴人并未提交證據(jù)證明其主張，故本院對該項上訴理由不予支持。 

上海市高級人民法院于2021年12月30日作出終審判決：駁回上訴，維持原判。